Approvazione del DDL relativo alle modifiche al Codice della Proprietà Industriale

Il 18 Luglio 2023 la Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva il Ddl che detta modifiche al codice della proprietà industriale. Tale provvedimento si inquadra all’interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che prevede l’adozione di una riforma del Codice della proprietà industriale e degli strumenti di attuazione entro il terzo trimestre del 2023.

Il Ddl coordinato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy modifica diversi punti del vecchio Codice del 2005, con l’obiettivo di rafforzare la competitività delle imprese e degli enti di ricerca del paese, incentivare l’uso della proprietà industriale e semplificare a livello amministrativo le procedure per la tutela e la difesa dei diritti di proprietà industriale. Le variazioni apportate entreranno in vigore in seguito alla pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.

Tra le principali novità, oltre ad un rafforzamento della tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine, il ribaltamento del meccanismo del c.d. professor’s privilege, cioè il passaggio dei diritti legati all’invenzione dai ricercatori alle strutture di appartenenza, quindi università, enti e centri pubblici di ricerca, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (Irccs).

Riportiamo qui di seguito le novità di maggiore interesse:

Invenzioni dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca

La normativa attualmente vigente, applicabile soltanto alle università statali e agli enti pubblici di ricerca, prevede che il ricercatore sia titolare esclusivo dei diritti derivanti dall’invenzione brevettabile di cui è autore, salvo il caso di ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti privati ovvero realizzate nell’ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall’università, ente o amministrazione di appartenenza del ricercatore.

Il provvedimento definitivamente approvato ribalta la logica della normativa attuale. I diritti derivanti dall’invenzione spetteranno alla struttura di appartenenza se l’invenzione è realizzata in esecuzione di un contratto, rapporto di lavoro o di impiego (anche a tempo determinato), con un ateneo o ente pubblico di ricerca, oppure nel quadro di una convenzione tra i medesimi soggetti. In caso di inerzia dell’ateneo o ente pubblico per sei mesi (prorogabili per un massimo di tre mesi), l’inventore potrà procedere a depositare una domanda di brevetto a proprio nome.

Le nuove disposizioni si applicheranno anche alle università non statali legalmente riconosciute, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e agli organismi che svolgono attività di ricerca senza scopo di lucro.

Coesistenza del brevetto italiano con il brevetto europeo e con il brevetto europeo avente effetto unitario

L’art.59 del CPI attualmente prevede che: “qualora per la medesima invenzione un brevetto italiano ed un brevetto europeo valido in Italia (o un brevetto europeo con effetto unitario) siano stati concessi allo  stesso  inventore o al suo avente causa con la medesima data di  deposito o di priorità, il brevetto  italiano,  nella  misura  in  cui  esso  tutela  la  stessa invenzione del brevetto europeo (o del brevetto europeo con  effetto unitario), cessa di produrre i suoi effetti”.

La modifica introdotta invece, fa si che, nel caso in cui per la stessa invenzione proposta dal medesimo inventore siano stati concessi, allo stesso inventore o al suo avente causa, un brevetto italiano e un brevetto europeo valido in Italia (o un brevetto europeo con effetto unitario), aventi la medesima data di deposito o di priorità, il brevetto italiano mantenga i suoi effetti e coesista con il brevetto europeo.

Pagamento dei diritti di deposito

Per favorire la tutela del prodotto industriale, soprattutto a sostegno delle PMI, è stata introdotta la possibilità di effettuare il pagamento dei diritti di deposito della domanda di brevetto non solo contestualmente al deposito stesso, ma anche successivamente. Il pagamento dei diritti di deposito per la domanda di brevetto potrà quindi essere differito fino a un mese dopo il deposito, mantenendo ferma la data di deposito.

Protezione temporanea per i disegni e modelli

Con le modifiche apportate al Codice sarà possibile ricevere una protezione temporanea per i disegni e modelli esposti in fiere nazionali, in modo da far risalire la protezione giuridica degli stessi alla data di esposizione.

Indicazioni geografiche e denominazioni di origine

Le modifiche apportate al Codice vieteranno la registrazione come marchio di impresa dei segni che evocano, usurpano o imitano indicazioni geografiche e denominazioni di origine tutelate dalla legge italiana, dalle norme dell’Unione Europea o dagli accordi internazionali vigenti; inoltre i titolari di indicazioni geografiche e denominazioni di origine tutelate potranno, in seguito all’entrata in vigore del provvedimento, presentare opposizione alla registrazione di un marchio anche in assenza di Consorzi di tutela riconosciuti dalla legge.

Nullità e decadenza dei marchi

Il procedimento di nullità e decadenza, in vigore dal 29 dicembre 2022, viene ulteriormente definito, con la previsione della facoltà per le parti, previa verifica della ricevibilità e ammissibilità dell’istanza da parte dell’UIBM, di raggiungere un accordo di conciliazione entro due mesi dalla data della comunicazione dell’istanza stessa (prorogabili, su istanza comune delle parti, fino al termine massimo di un anno).

Contrasto alla contraffazione nelle fiere

Le modifiche al CPI mirano anche al rafforzamento delle misure di contrasto alla contraffazione nelle fiere. Attualmente infatti l’art. 129 c.3 CPI prevede che in caso di sospetta contraffazione ai danni di prodotti esposti in fiere ufficiali o ufficialmente riconosciute, le forze dell’ordine possano procedere alla sola descrizione dei prodotti sospetti, senza possibilità di sequestro sul momento.

Con le modifiche apportate al Codice tale comma è stato abrogato, il che consentirà alle forze dell’ordine di sequestrare immediatamente i prodotti in forza di un provvedimento del tribunale competente, fondato sulla sospetta violazione di diritti di proprietà intellettuale.

Ricorsi avverso i provvedimenti dell’Ufficio Italiano brevetti e Marchi

Si accelerano i tempi dei giudizi presso la Commissione dei ricorsi avverso i provvedimenti dell’UIBM, con la riduzione da quaranta a trenta giorni dei termini per la convocazione delle parti in udienza dinanzi alla Commissione dei ricorsi. Aumenta da due a quattro anni anche la durata in carica della Commissione stessa.

Riduzione della documentazione cartacea, semplificazione dell’accesso al deposito telematico

Una modifica dell’articolo 147 del CPI ha eliminato l’obbligo di trasmissione della documentazione cartacea da parte delle Camere di commercio all’ l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), oltre ad aver semplificato l’accesso al deposito telematico. Inoltre, in sede di rivendicazione della priorità, in alternativa al deposito della copia dei documenti, sarà consentita l’indicazione di codici identificativi presenti in banche dati presso le quali l’Uibm può direttamente verificare il contenuto del fascicolo.

Controllo preventivo sulle domande di brevetto

Le modifiche apportate all’articolo 8 del CPI rafforzano il controllo preventivo sulle domande di brevetto utili per la difesa dello Stato. Nello specifico, l’ambito di applicazione del divieto di deposito della domanda in assenza di autorizzazione ministeriale si estende a due casi:

1- se l’inventore lavora presso filiali italiane di imprese multinazionali la cui capogruppo ha sede legale all’estero;

2- se l’inventore ha ceduto l’invenzione oggetto del brevetto prima del deposito.